Lancées en grande pompe le 26 juin dernier à Paris, les futures extensions génériques "libéralisées" promettent déjà une future guerre des marques.

Petit rappel : le 26 juin dernier à Paris, l'Icann a annoncé la future possibilité pour les internautes d'enregistrer les extensions de noms de domaines (gTLD, pour generic Top Level Domain) qu'ils désirent sous 4 conditions :

- Respecter les droits existants, dont le droit des marques ;

- Ne pas entretenir la confusion avec des extensions existantes, par exemple un .KOM serait trop proche du .COM ;

- Si elles représentes des communautés, ces dernières doivent être d'accord ;

- Respecter l'ordre public et moral.

Les esprits chagrins ajouteront une 5e condition : en payer le prix, qui, bien qu'encore inconnu, devrait tourner aux alentours de plusieurs centaines de milliers de dollars au regard des sommes dépensées par l'Icann dans ce projet. Le risque de cyber squattage est quasiment exclu.

Quasiment.

C'était sans compter sur l'ingéniosité de quelques uns, comme l'a justement relevé le "petit Musée des Marques".

En déposant les marques ".sex", ".porn" et ".video", notre petit malin bloque d'emblée toute appropriation de ces extensions par des entreprises "intéressées" grâce à la première exclusion de dépôt d'extension de l'Icann. Ce petit malin a pour lui une certaine compétence puisque les dépôts en cause datent... du 25 juin 2008.

Ces marques sont-elles valables?

Ce n'est pas certain, car pour être valable une marque ne doit pas être descriptive, et donc désigner le nom usuel des produits ou services (hum) concernés. Ainsi une marque "Yaourt" ne serait pas valable dans la classe des "produits laitiers". Clairement, "sex", "porn" ou "video" sont usuels pour les services en cause. Mais ce n'est pas certain en ce qui concerne ".sex" etc. A n'en pas douter, on finira bien par avoir l'avis d'un juge là-dessus.

Prenons un risque et tentons une projection. Dans un premier temps, les marques déposées ne sont pas encore définitives, il ne s'agit que de demandes d'enregistrement, sur lesquelles tout intéressé peut faire valoir ses droits, et l'INPI refuser la demande, notamment si les marques en cause sont contraires aux bonne moeurs. Il n'est pas certain que nos marques passent ce couperet-ci.

Imaginons que les marques soient validées. Que se passera-t-il?

Quelque entreprise vient de se faire refuser l'enregistrement de son nom de domaine "blabla.sex" pour cause de droits de marques préexistants sur ".sex". Cette fière entreprise dénonce la marque comme étant descriptive sur son secteur d'activité. Là, nous pensons que le juge français considérera que l'usage des termes "sex" et "porn" ne sont pas descriptifs ("video" est beaucoup plus douteux) pour ce type de services. Pourquoi? Avant tout parce que le juge est très attaché à la langue française, or il s'agit d'anglicismes. Ces termes ne seront donc pas jugés descriptifs pour le marché français (nous ne considérons pas les arguments comme valables, il s'agit d'un constat relatif à la pratique jurisprudentielle).

Si le juge considérait que les termes "sex", "porn" et "video" sont descriptifs, s'engagerait alors une bataille pour faire valoir la valeur du "." contenu dans les marques déposées. Est-ce un élément distinctif et essentiel des marques? Là, la question sera ardue. Pour notre part, nous pensons que la bataille juridique a de bonnes chances d'être gagnée par notre titulaire de marque car aujourd'hui personne n'utilise l'expression "point sex" pour désigner ce type de services... Les marques ont de bonnes chances d'être reconnues comme distinctives, soit grâce aux termes anglophones soit grâce à l'élément de ponctuation.

Il ne restera alors plus à notre saine entreprise à faire valoir un défaut d'exploitation de la marque, mais après une durée de 5 ans, autant dire, une éternité.

Ces extensions sont-elles valables? Il s'agit d'une question probablement secondaire, l'Icann demandant d'abord que les extensions ne contreviennent pas aux droits de marques des tiers. Une entreprise intéressée devrait donc dans un 1er temps entamer une bataille pour faire annuler les marques susvisées (avec les risques que nous avons déjà évoqués). Mais ensuite il faudra que les extensions visées passent les foudres de la 4e exclusion indiquée par l'Icann. Il y a peu de chances que la demande aboutisse.

Les dépôts de marques ".sex", ".porn", et ".video" sont des anecdotes, mais ils montrent que la guerre des extensions a déjà commencé.